Même si le droit des marques en Israël est fortement imprégné par la pratique exercée aux États-Unis et plus généralement dans les pays de droit anglo-saxon, il s’en différencie par une souplesse accentuée et une prise en considération significative de la perception des marques par le consommateur et d’une atteinte potentielle à leurs droits.
La décision BIG DEAL[1] rendue récemment par l’office israélien représente un bon exemple de cette pratique. Cette décision est l’aboutissement d’une bataille de près de trois et demi entre le fameux journal national Yediyot Aharonot (« les dernières nouvelles » en hébreu) et une chaine de magasins israélienne distribuant des produits de consommation variés.
La marque BIG DEAL (n° 234855) a été déposée le 3 novembre 2011 sous la forme d’un logo en couleur, par la société israélienne Yediyot Internet contrôlée par le journal Yediyot Aharonot. Cette marque figurative est composée du terme BIG surmonté du logo du site d’information en ligne du journal 
Cette demande de marque, déposée en novembre 2011, en classe 35 pour les services de « Promotion des produits de tiers, à savoir, mise à disposition de coupons, rabais et bons pour les produits de tiers », a été acceptée le 19 mai 2013 par l’office et publiée pour opposition dans le journal des marques à la fin du mois de mai 2013.
Une pratique d’examen stricte
L’office israélien ne s’étant encore pas tout à fait remis de la surcharge de travail causée par l’accession d’Israël au système international de marques de Madrid[2], la période d’examen d’une demande de marque y est toujours relativement longue (environ 16 mois).
A la manière de l’USPTO, l’office israélien a des pratiques d’examen strictes (pour des motifs absolus et relatifs) et des listes de produits ou de services imprécis ou les libellés généraux de classes ne sont acceptés que dans des cas exceptionnels.
Une de ses particularités concerne les citations de marques antérieures consistant à refuser systématiquement d’enregistrer une marque similaire à une marque antérieure déjà enregistrée en Israël. Cette particularité repose sur la spécificité des caractères hébraïques, qui rend le consommateur israélien moyen moins sensible aux différences phonétiques entre les marques rédigées en caractères latins. Ainsi, l’office israélien cite régulièrement des marques antérieures qui, pour une oreille occidentale, ont peu de ressemblance avec la nouvelle marque. Par exemple, la marque ONESTO a été considérée dans le passé par l’office israélien, comme étant similaire à la marque ENSTO.
Lorsque la marque citée n’a pas encore été enregistrée, l’office intente une procédure contentieuse conformément à l’article 29 de l’ordonnance sur les marques, entre les demandes de marques rivales. Dans ce type de procédure, les demandeurs peuvent tenter de parvenir à un accord ou choisir la voie contentieuse devant l’office, chaque partie tentant d’établir qu’elle a des droits supérieurs sur sa propre marque.
Dans le cas d’une procédure contentieuse selon l’article 29, les trois critères qui sont utilisés afin de déterminer la préférence pour une demande de marque par rapport à une autre, sont les suivants : la date de dépôt des demandes, l’utilisation des marques précédant et suivant les dates de dépôt (particulièrement en Israël) et la bonne foi des parties. Il faut noter que le critère concernant la date du dépôt est généralement d’importance secondaire.
L’opposition formée contre la demande
Une fois la marque publiée au journal, court un délai de trois mois afin de former opposition.
Une opposition a ainsi été formée le 14 août 2013 contre la marque déposée par la société H.A.B. Trading Ltd, qui est propriétaire de la marque verbale n° 131862 – BIG DEAL, enregistrée le 2 septembre 2003 en classe 35 pour des services de « magasins de jouets, ustensiles de cuisine, articles jetables, articles ménagers, vêtements d’enfants, et livres de coloriage ».
L’opposante est une société israélienne propriétaire d’une chaine de magasins existant depuis 1993 sous l’enseigne BIG DEAL, ayant compté dans le passé 13 succursales et comptant désormais, après la fermeture de plusieurs d’entre elles au fil des années, 8 magasins uniquement en Israël. Ces magasins proposent à la vente une variété de produits à des prix attractifs.
A l’appui de son opposition, l’opposante prétend que sa marque est utilisée pour la vente d’une variété de produits plus large que celle indiquée dans sa marque enregistrée, que sa marque est devenue à force d’usage une marque notoire et que le consommateur pourrait être amené à croire que la nouvelle marque demandée est liée à sa chaine de magasins, ce qui lui causerait une concurrence déloyale. L’opposante rajoute que la marque a été déposée de mauvaise foi par la demanderesse, en toute connaissance de la marque antérieure.
En réponse à ces allégations, la demanderesse a répliqué que les marques étaient suffisamment différentes. Elle a ajouté qu’elle ne connaissait pas la marque de l’opposante au moment de la conception de sa propre marque et qu’à partir du moment où elle en avait eu connaissance, elle lui avait adressé une lettre sollicitant un accord de coexistence, et que c’est lorsque celui-ci lui avait été refusé qu’elle avait décidé de déposer sa demande de marque.
L’article 30(a) de l’ordonnance israélienne sur les marques de 1972 autorise en effet l’enregistrement parallèle de marques similaires, dans les conditions suivantes : « Lorsque le directeur du registre est convaincu que les marques sont utilisées parallèlement de bonne foi, ou lorsqu’il existe d’autres circonstances particulières qui justifient dans son opinion l’enregistrement de marques identiques ou similaires concernant les mêmes produits ou types de produits par plus d’un propriétaire, le directeur du registre peut permettre un tel enregistrement, sous réserve des conditions et limitations qu’il estime nécessaires le cas échéant. »
En pratique, l’office n’est pas contraint d’accepter l’enregistrement simultané de marques similaires, s’il estime qu’un tel enregistrement est susceptible de causer la confusion dans l’esprit des consommateurs. Dans ce cas, la protection de l’intérêt public a alors la priorité sur un accord privé liant les parties.
La pratique des citations de marques antérieures en Israël
Dans l’affaire BIG DEAL, la demanderesse a ajouté que l’opposante ne s’était manifestée qu’à la réception de la notification par l’office concernant la publication de sa marque, alors que son site internet était déjà actif depuis environ 3 ans.
Il faut préciser ici que lors de l’examen d’une marque en Israël, lorsqu’une marque antérieure est citée contre l’enregistrement d’une nouvelle marque, il est possible de soumettre des arguments à l’office concernant les différences entre les marques ou entre les produits (ou services) concernés. Lorsque ces arguments suffisent à convaincre l’examinateur que la citation peut être retirée, l’office a pour coutume de conditionner le retrait de la citation à l’acceptation par le nouveau demandeur qu’une notification concernant la publication de sa marque pour opposition, soit communiquée en temps utile au propriétaire de la marque antérieure.
Il s’agit d’une exigence standard destinée à offrir la possibilité au propriétaire d’une marque antérieure de former opposition contre la marque demandée s’il le souhaite. De cette façon, les droits du propriétaire de la marque antérieure sont préservés, sans que cette marque ne soit officiellement citée contre l’enregistrement de la nouvelle marque. On peut supposer que c’est ce qui s’est passé dans cette affaire et que la société H.A.B. Trading Ltd n’a eu connaissance de la marque litigieuse qu’au moment de la réception de cette notification.
La procédure d’opposition
Par la suite, les parties ont déposé leurs preuves respectives, constituées essentiellement de déclarations des dirigeants des sociétés concernées – une partie de ces déclarations ayant fait l’objet d’une injonction de confidentialité et n’ayant pas été portée au dossier ouvert au public – de diverses opinions d’experts, telles qu’une opinion d’un expert linguistique et l’opinion d’un expert en statistique, ainsi que d’un sondage d’opinion.
Diverses décisions intermédiaires concernant la validité de ces preuves ont dû être rendues par l’office.
Une audience s’est ensuite tenue à l’office à Jérusalem, au cours de laquelle les parties et leurs témoins ont été interrogés et contre-interrogés, avant que chacune des parties ne présente ses conclusions.
La juge débute sa décision par l’examen d’une demande d’annulation de l’une des déclarations, au motif que celle-ci inclut des faits qui ne seraient pas connus de source personnelle par le déclarant, ainsi que des allégations de nature juridique.
Il faut préciser ici que le déroulement des procédures devant l’office israélien est réglementé essentiellement par l’ordonnance sur les marques de 1972 (nouvelle version), ainsi que par les décrets d’application de 1940 (amendés). Toute problématique qui ne serait pas réglée par ces lois doit en principe être résolue selon le droit commun régissant les procédures civiles, à savoir les décrets d’application sur la procédure civile de 1984 (le code de procédure civile israélien).
En pratique, l’interprétation des textes par l’office est relativement souple et permet une approche pragmatique des questions liées à la procédure.
Ainsi, la juge a décidé, concernant la déclaration dont l’opposante réclamait l’annulation, de ne prendre en compte dans la déclaration que les éléments connus de façon personnelle par le déclarant, tout en accordant moins de poids au reste de ses affirmations. Elle s’appuie en ce sens sur une décision précédente de l’office.
La marque BIG DEAL est-elle une marque notoire en Israël ?
La juge en vient ensuite à l’examen de la question concernant la notoriété de la marque de l’opposante, à savoir la marque verbale BIG DEAL.
L’article 1 de l’ordonnance sur les marques définit une marque notoire de la façon suivante :
« Marque de commerce notoire – une marque notoire en Israël est une marque possédée par une personne étant le citoyen d’un état membre, son résident permanent ou qui y possède une entreprise de commerce ou d’industrie active, même si la marque n’est pas une marque enregistrée en Israël ou n’est pas utilisée en Israël ; afin de déterminer si une marque est une marque notoire en Israël seront pris en compte, entre autres, le degré de reconnaissance de la marque auprès du public concerné, le degré de reconnaissance causé par des moyens publicitaires ; … »
Les marques notoires jouissent en Israël, comme dans de nombreux pays, d’une protection renforcée établie à l’article 11(14) de l’ordonnance :
« 11. Les marques suivantes ne peuvent pas être enregistrées : […]
(14) Une marque identique ou similaire à une marque notoire qui est une marque enregistrée, même pour des produits qui ne sont pas du même domaine, si la marque demandée est susceptible d’indiquer un lien entre les produits pour lesquels l’enregistrement est demandé et la marque enregistrée, et que le propriétaire de la marque enregistrée est susceptible de subir un dommage du fait de l’usage de la marque demandée. »
Les critères utilisés afin de vérifier si une marque a acquis au fil du temps un caractère notoire, tels que déterminés lors de décisions précédentes de l’office, sont les suivants :
- Le degré de reconnaissance de la marque ;
- L’importance et la durée de son usage ;
- L’importance des ventes et la force de pénétration du marché ;
- L’étendue de la publicité pour la marque et sa durée ;
- Le degré de notoriété de la marque, son degré d’usage, d’enregistrement et d’exécution ;
- Le degré d’originalité de la marque et le degré d’usage de la marque ou de marques similaires par les tiers ;
- Le degré de réputation de la marque par rapport aux produits et services concernés.
Au vu des preuves apportées par l’opposante concernant l’usage de sa marque et, notamment, le chiffre d’affaires engendré par les ventes dans ses magasins et des moyens publicitaires relativement faibles et limités à une période s’achevant en 2012, la juge a estimé que la preuve n’avait pas été apportée que la marque BIG DEAL était devenue une marque notoire ou que la marque était clairement identifiée par les consommateurs comme se référant aux services procurés par l’opposante.
De plus, l’utilisation de la marque BIG DEAL par l’opposante sous des formes différentes, avec des textes ou éléments figuratifs qui ont varié dans le temps, réduit le degré de reconnaissance de la marque par le public sous sa forme verbale isolée en tant que telle.
Concernant le chiffre d’affaires, la juge note l’absence de données globales suffisamment précises concernant les ventes, du fait de la transmission de chiffres se référant à des durées limitées, à un magasin spécifique uniquement ou de données globales ne spécifiant pas la répartition des gains selon les différents points de vente.
Il convient de noter à cet égard qu’une grande partie des échecs concernant la démonstration de la notoriété d’une marque auprès de l’office israélien sont dus à l’absence de preuves suffisantes ou même à des allégations qui ne sont pas étayées par des preuves (en général sous forme de déclarations). L’office exige en général une documentation précise et avérée à l’appui des allégations faites, surtout quand il s’agit de démontrer l’usage intensif d’une marque, et il est parfois délicat de rassembler tous les éléments et documents requis.
Le risque de confusion entre les marques
La juge examine ensuite la question du risque de confusion entre les marques.
L’article 11(9) de l’ordonnance sur les marques prévoit :
« 11. Les marques suivantes ne peuvent pas être enregistrées :
(9) les marques identiques à une marque appartenant à autrui et déjà enregistrée pour les mêmes produits ou pour des produits analogues, ou les marques similaires au point de pouvoir créer une confusion »
Les critères de confusion
En Israël, le degré de ressemblance entre les marques est mesuré selon le « triple test » établi par la jurisprudence :
- Le test de l’apparence et de la sonorité ;
- Le test du type de produits, de la clientèle et des moyens de marketing ;
- Les autres circonstances de l’affaire.
Le poids de la preuve de la capacité d’une marque à être enregistrée repose en principe sur la partie demanderesse, ici, le journal Yediyot Aharonot. Néanmoins, dans le cadre d’une opposition, l’opposant doit d’abord apporter des éléments de preuve préliminaires justifiant l’opposition afin de renverser la charge de la preuve et de la faire peser sur le demandeur.
La comparaison doit être effectuée en observant les marques dans leur entière composition, tout en tenant compte de la mémoire imparfaite des consommateurs.
La juge considère qu’il existe des différences d’apparence et de sonorité significatives entre les deux marques, du fait de la stylisation, des couleurs et des ajouts de texte figurant dans la marque demandée. L’argumentation de la juge à cet effet, qui détaille les ajouts figurant à la marque faisant l’objet de l’opposition, s’avère assez faible, du fait que la marque enregistrée de l’opposante est une marque verbale pure.
En droit israélien, une marque verbale enregistrée est supposée dans la plupart des cas octroyer une protection maximale à son propriétaire, quels que soient les formes, couleurs, variations ou ajouts apportés à la marque. Dans la présente affaire, les ajouts de texte, les lettres minuscules et la couleur turquoise ne semblent pas constituer visuellement des éléments marquants justifiant, à notre avis, une exception à cette règle.
En règle générale, une marque figurative est considérée comme étant suffisamment différente d’une marque verbale, lorsqu’elle est caractérisée par une stylisation, un logo ou des couleurs suffisamment originaux et créatifs pour que l’œil soit finalement plus attiré par ces éléments figuratifs que par les mots inclus dans la marque.
Concernant le type de clientèle visée, la juge reconnait que le groupe de consommateurs concerné par les deux marques est identique, à savoir l’ensemble des consommateurs israéliens.
Quant au type de produits/services proposés, la juge estime qu’il existe une différence manifeste entre les coupons distribués par la demanderesse par le biais de son site internet, permettant d’acquérir des produits dans des domaines variés (tourisme, optique, automobile, mobilier, sport, etc.) et les magasins de l’opposante proposant directement à la vente des produits concrets. Le fait que l’opposante ait proposé ses produits de façon occasionnelle par l’intermédiaire de coupons ne modifie en rien son opinion.
Une fois de plus, il est intéressant de constater que la juge n’accorde qu’une importance mineure aux services en classe 35 dont la liste est détaillée dans les marques respectives, même si elle note avec intérêt les prétentions de l’opposante concernant un usage plus large de la marque, pour se concentrer sur les moyens effectifs et réels de commercialisation des produits/services sous ces marques. Cette façon de procéder est typique de l’approche très pragmatique de l’office israélien, soucieuse d’observer la réelle utilisation des marques.
Les autres circonstances du cas d’espèce permettent de se référer essentiellement au comportement des parties et à leur bonne foi.
La marque déposée est une marque notoire
La juge note à cet effet que la marque
L’ajout de la marque de la maison-mère à la marque demandée, qui est elle-même reconnue comme une marque notoire, constitue un élément déterminant de la décision. Cet ajout permet aux consommateurs de clairement identifier la source des services proposés et donc de différencier la marque proposée de la marque de l’opposante.
La juge refuse à cet égard la demande de rejet des résultats du sondage d’opinion apportés en tant que preuve par la demanderesse, pour une prétendue absence d’objectivité (questions biaisées) et pour un échantillon de population défectueux, et accepte la recevabilité des données sur la base de l’interrogatoire effectué à l’audience et des conclusions de la demanderesse.
Selon ce sondage effectué auprès de 610 personnes, 78% des personnes interrogées attribuent la marque BIG DEAL au site internet de la demanderesse, le journal Yediyot Aharonot, plutôt qu’à la chaine de magasins de l’opposante.
La juge estime que tous ces éléments permettent de déterminer que la marque demandée a acquis un caractère distinctif et notoire au sens de l’ordonnance, en ce qui concerne la vente en ligne de coupons d’achat, ce qui réduit le risque de confusion entre les marques.
La juge a donc déterminé qu’il n’existait pas de risque de confusion entre les deux marques auprès des consommateurs.
Elle rejette ensuite les prétentions de l’opposante concernant la confusion effective causée entre les marques, fondées sur la réception par l’opposante de nombreuses plaintes téléphoniques destinées en réalité à la demanderesse, et qualifie cette confusion d’erreur administrative (causée par une attribution erronée de numéro de téléphone par les renseignements) causant une gêne aux consommateurs. Elle s’appuie en ce sens sur l’ouvrage britannique Kerly’s Law of Trade Marks and Trade Names.
Il faut noter qu’en l’absence de jurisprudence israélienne, l’office s’appuie régulièrement sur des ouvrages ou même des décisions essentiellement tirés du droit anglo-saxon, mais aussi parfois du droit européen des marques.
En conséquence, la juge rejette l’opposition et accepte l’enregistrement de la marque demandée.
La décision BIG DEAL est le reflet de la victoire des puissants sur les plus humbles et de l’importance de l’usage et de la reconnaissance dans le droit des marques en Israël, qui prend parfois le dessus sur les droits conférés par une marque antérieure dument enregistrée.
1. Décision du 7 décembre 2016 de la juge Y. Shoshani Kaspi – Opposition contre l’enregistrement de la marque n° 234855 « BIG DEAL le site des soldes de l’État » (stylisée)
2. L’ordonnance sur les marques (application du Protocole de Madrid) de 2007 est entrée en vigueur avec l’accession d’Israël au Protocole de Madrid le 1er septembre 2010
Irène Ezratty-Farhi
Avocate PI et Notaire en Israël
