Toutefois, quand il s’agit d’enregistrer une marque, se pose la question de savoir quelle version doit être déposée : noir et blanc ou en couleurs? Quelle est la version susceptible d’apporter la protection maximale? Il existe deux approches différentes à cet égard :
v L’approche « le noir et blanc couvre toutes les couleurs », selon laquelle une marque déposée en noir et blanc permettra de couvrir toutes les couleurs possibles et procurera donc la protection maximale.
v L’approche « ce que vous voyez est ce que vous obtenez », selon laquelle seule la version en noir et blanc est protégée et rien d’autre.
- Les marques communautaires
La communauté européenne a récemment adopté une nouvelle réglementation sur les marques en noir et blanc, susceptible d’engendrer des changements significatifs dans sa pratique.
L’Office de l’Harmonisation dans le Marché Intérieur (OHMI) chargé des dépôts de marques communautaires a publié à cet égard le 15 avril 2014 une Communication Commune sur la pratique commune du champ de protection des marques en noir et blanc, qui est entrée en vigueur de façon progressive dans les états membres jusqu’au 16 juillet 2014. Cette communication a été intégrée le 2 juin 2014 dans leguide de l’OHMI sur l’enregistrement des marques et fait partie du programme de convergence établi en juin 2011, ayant la grande ambition d’harmoniser les pratiques entre les différents bureaux nationaux d’Europe afin d’améliorer la prévisibilité juridique pour les propriétaires de marques.
La nouvelle pratique est applicable dans tous les pays de la communauté à l’exception de la Suède, le Danemark, la Norvège, l’Italie, la France et la Finlande.
La communication définie les règles applicables aux marques en noir et blanc (ou en gris) dans trois domaines : le droit de priorité, l’examen relatif et les preuves d’usage.
– Droit de priorité :
Les revendications de droit de priorité selon la Convention de Paris pour la protection de la propriété intellectuelle (1883) sont destinées à étendre la protection d’un dépôt de marque effectué dans le pays d’origine du demandeur à un dépôt postérieur dans une autre juridiction, pourvu que cette demande soit déposée dans les 6 mois suivant la demande d’origine.
Conformément à la récente communication, il est possible de revendiquer un droit de priorité sur une marque antérieure en noir et blanc (ou en gris), pour les besoins du dépôt de la version colorée de la même marque, pourvu que les différences de couleurs ou le contraste entre les nuances soient « insignifiants ».
Avant cette communication, l’OHMI, comme la plupart des autres pays membres de la Convention de Paris, acceptait un droit de priorité uniquement lorsqu’il était fondé sur une marque strictement identique. La nouvelle communication va donc permettre à l’OHMI d’accepter des demandes de priorité qui auraient été auparavant refusées.
– Examen relatif :
L’OHMI n’applique aucune politique d’examen relatif durant l’examen des demandes de marques, c’est-à-dire qu’il ne peut refuser d’enregistrer une marque sur la base d’une marque antérieure similaire.
Toutefois, une fois la demande de marque communautaire acceptée et publiée, toute partie intéressée peut entamer une procédure d’opposition ou intenter une action en invalidité sur la base d’une marque antérieure similaire. Il peut s’agir non seulement d’une marque communautaire antérieure, mais aussi d’une marque déposée dans l’un des états membres, d’une marque internationale selon le protocole de Madrid, d’une marque du Benelux, ou même d’une marque de renommée n’étant pas enregistrée.
Selon la nouvelle pratique, une marque en noir et blanc (ou en gris) peut être considérée comme étant similaire à une marque en couleurs pour l’application de l’examen relatif dans une telle procédure, pourvu que les différences dans les couleurs et les contrastes soient « insignifiantes ».
La Communication fournit à cet égard la définition d’une différence « insignifiante » : il s’agirait d’une différence qu’un consommateur raisonnablement attentif pourrait percevoir uniquement en examinant les deux marques côte à côte. En d’autres termes, si le consommateur est incapable d’identifier la différence entre les deux marques en les observant séparément, mais seulement s’il observe les marques côte à côte, les deux marques doivent être considérées comme étant suffisamment similaires.
– Preuves d’usage :
Il n’existe aucune condition formelle d’usage afin d’obtenir l’enregistrement d’une marque communautaire. Cependant, il est possible de révoquer une marque communautaire pour absence d’usage dans la communauté européenne pendant les 5 années suivant son enregistrement ou si elle n’a pas été utilisée par la suite durant 5 années consécutives.
Avant la nouvelle pratique communautaire, l’utilisation d’une marque en couleurs lorsque la marque était enregistrée uniquement en noir et blanc pouvait constituer une preuve d’usage sérieux, puisqu’une marque déposée en noir et blanc était censée couvrir toutes les variations possibles de couleurs.
Selon la fameuse décision rendue par la cour de justice de l’union européenne en juillet 2013 dans l’affaire Specsavers (Specsavers International healthcare c. Asda Stores Ltd – Affaire C-252/12), l’usage intensif d’une marque dans une couleur spécifique a même été considéré comme un usage sérieux afin de juger du danger de confusion, malgré le fait que la marque n’était enregistrée qu’en noir et blanc.
Specsavers, la plus grande chaine d’opticiens au Royaume Uni, possédait plusieurs enregistrements communautaires, entre autres, pour la marque verbale SPECSAVERS et pour son logo noir et blanc 
. Toutefois, cette chaine utilisait la marque de façon intensive dans sa version verte 
. Une telle utilisation a été considérée comme un usage sérieux par la cour européenne afin de juger du danger de confusion avec la marque verte des principaux concurrents de Specsavers, les propriétaire de la chaine de supermarchés Asda 
.
Selon la nouvelle pratique, l’utilisation d’une marque dans une forme différente de celle qui a été déposée sera considérée comme usage sérieux, uniquement si elle ne vient pas modifier pas le caractère distinctif de la marque. Dans ce contexte, une modification de couleur ne sera pas considérée comme affectant le caractère distinctif de la marque, pourvu que :
- Les éléments verbaux/figuratifs soient identiques et constituent les principaux éléments distinctifs.
- Le contraste des teintes soit respecté.
- La couleur ou la combinaison des couleurs n’ait pas de caractère distinctif en soi.
- La couleur ne soit pas l’un des principaux éléments contribuant au caractère généralement distinctif de la marque.
D’une certaine façon, la communication semble donc être en certaine discordance avec la décision Specsavers, même si les violations de droits sont expressément exclues du champ d’application de la communication.
- Israël
C’est l’approche « le noir et blanc couvre toutes les couleurs » qui prévaut en Israël, où une marque déposée en noir et blanc procure en principe la plus large protection possible. Selon l’article 9 de l’Ordonnance sur les marques, il est possible de limiter une marque à certaines couleurs et si aucune limitation n’est indiquée, la marque doit être considérée comme étant enregistrée dans toutes les couleurs.
Après l’accession d’Israël en 2010 au système des marques internationales selon le protocole de Madrid, le directeur de l’office a émis en février 2012 une circulaire afin de clarifier la situation envers les marques internationales qui incluent parfois une description des couleurs en tant qu’élément caractéristique de la marque.
La circulaire a établi que lorsqu’une demande de marque (internationale ou non) se réfère à une marque en couleurs, la marque sera automatiquement considérée comme étant enregistrée avec une limitation aux couleurs apparaissant dans la marque, même en l’absence d’une revendication expresse portant sur ces couleurs et/ou d’une description des couleurs ; le directeur confirme par la suite dans cette circulaire que lorsqu’un demandeur souhaite enregistrer une marque dans toutes les couleurs possibles, il doit déposer une demande d’enregistrement de la marque en noir et blanc.
Toutefois, en cas de violation de droits, il peut s’avérer important de détenir une marque enregistrée reflétant les couleurs réellement utilisées et pas seulement la version en noir et blanc de la marque.
Selon la pratique en Israël, quand on examine si deux marques sont similaires au point de créer une confusion afin de déterminer s’il y a eu concurrence déloyale (« passing off »), les tests suivants sont appliqués : le test de l’apparence et du son, le test de la nature des biens et des consommateurs et les circonstances de l’affaire. La cour suprême a jugé en 1997 (Piquanti Food Industries (Israel) Ltd c. Ossem Food Industries Ltd, LCA1400/97) que même si les couleurs d’une marque doivent être prises en compte pour rendre une décision à propos d’une violation de droits, cela ne doit pas constituer la considération essentielle.
En conséquence, malgré l’approche « le noir et blanc couvre toutes les couleurs » clairement adoptée en Israël, la protection des marques en couleurs doit être considérée avec beaucoup de précaution, surtout lorsque les couleurs constituent un élément essentiel de la marque.
– U.S.A.
Aux États-Unis, lorsque l’on dépose une marque en noir et blanc ou en gris, il est possible d’ajouter une déclaration précisant que « la couleur n’est pas revendiquée comme constituant une caractéristique de la marque ». Dans ce cas, la marque enregistrée sera censée couvrir toutes les couleurs.
Toutefois, quand les couleurs représentent une caractéristique essentielle de la marque, comme pour la fameuse chaussure à semelle rouge de Christian Louboutin, la marque doit être déposée en couleurs tout en soignant le libellé de la déclaration concernant ces couleurs.
La semelle rouge de Louboutin 
a été enregistrée avec succès en tant que marque aux États-Unis (marque nº 3361597) après qu’il ait été prouvé que la marque avait acquis une signification secondaire du fait de son utilisation intensive. La marque incluait la description suivante : « La marque est constituée d’une semelle en laque rouge sur la chaussure ».
Mais quand Yves Saint Laurent a débuté la commercialisation de chaussures comprenant une semelle rouge similaire, le tribunal américain a jugé que Louboutin ne pouvait obtenir l’exclusivité sur toutes les chaussures à semelle rouge, mais uniquement lorsque cette semelle rouge contraste avec une autre couleur sur la partie supérieure de la chaussure (Second Circuit Court of Appeals in Louboutin S.A. c. Yves Saint Laurent America Holding, Inc., 11-3303-cv, 5/9/2012). De ce fait, le deuxième circuit a demandé à l’office américain de limiter la marque déposée pour la semelle rouge uniquement aux « situations dans lesquelles la semelle rouge extérieure contraste avec la couleur de la partie supérieure adjointe à la chaussure » et la description inclue dans la marque enregistrée a donc été modifiée en ce sens.
- Royaume-Uni
Avant d’adopter la nouvelle pratique européenne, le Royaume Uni pratiquait l’approche « le noir et blanc couvre toutes les couleurs ».
Après l’arrêt Specsavers, l’Office britannique (IPO) a émis en janvier 2014 une note pratique pour les tribunaux confirmant que, dans le cadre d’une opposition ou d’une requête en annulation « la couleur(s) dans laquelle la marque ultérieure a été ou est susceptible d’être utilisée sera également considérée afin d’évaluer si la marque postérieure profite de façon déloyale d’une marque antérieure de réputation. » Toutefois, si une marque est déposée en noir et blanc et est utilisée en couleurs, sans que les couleurs ne contribuent au caractère distinctif de la marque, la couleur ne sera pas prise en compte pour juger du danger de confusion avec une marque ultérieure.
Le Royaume Uni va désormais devoir appliquer les nouvelles règles européennes aux demandes ou procédures initiées après le 15 juillet 2014, tout au moins en ce qui concerne les droits de priorité, l’examen relatif et les preuves d’usage. Il sera intéressant de constater si cette pratique est étendue aux procédures de violation de droits.
En ce qui concerne les marques antérieures, il est à noter que depuis octobre 2007, l’IPO n’applique plus l’examen relatif des nouvelles demandes de marques, mais notifie seulement le demandeur de l’existence de marques antérieures potentiellement conflictuelles, lui offrant ainsi l’occasion de modifier le libellé des produits ou de retirer sa demande. Par la suite, si la demande est acceptée et publiée, l’IPO notifie le propriétaire de la marque antérieure afin de lui donner l’occasion de former opposition contre la demande. La nouvelle pratique communautaire devrait donc s’appliquer dans le cadre d’une procédure d’opposition et non pas durant l’examen de la marque.
- France
Puisque l’Office français n’a pas participé au programme de convergence européen concernant la nouvelle communication sur les marques en noir et blanc, la loi française continue à s’appliquer aux marques déposées en France.
L’article L.711-1 du Code de la Propriété Intellectuelle fournit une définition des signes susceptibles d’être enregistrés en tant que marques et la liste des exemples inclut expressément « les dispositions, combinaisons ou nuances de couleurs ».
Quand le demandeur souhaite que les couleurs entrent dans le champ de protection de la marque enregistrée, il doit spécifier que ces couleurs constituent une partie intégrale de la marque, en spécifiant éventuellement le code pantone adéquat. La jurisprudence française requiert à cet égard une description claire et précise des nuances de couleur visées (Arrêt Candia – CA Paris –25 Novembre 1998 – PIBD 1999, 672-III-114).
En France également, Christian Louboutin a tenté de protéger sa marque déposée pour la semelle rouge en assignant la société Zara en contrefaçon. Cependant, la cour de cassation a finalement tranché le 30 mai 2012 en spécifiant que ni la forme ni la couleur de la litigieuse semelle de chaussure n’avait été illustrée de façon appropriée par une représentation graphique permettant de la représenter visuellement, et a donc confirmé le jugement précédent de la cour d’appel invalidant la marque pour absence de caractère distinctif (Cass / Com 30 mai 2012 – pourvoi n° 11-20724).
CONCLUSION
Les avantages et inconvénients du dépôt d’une marque en noir et blanc ou en couleurs sont susceptibles de varier considérablement d’une juridiction à une autre, ce qui ne facilite guère la détermination d’une stratégie de dépôt pour les marques internationales.
Bien évidemment, dans un monde idéal toutes les versions possibles d’une marque devraient être déposées. Toutefois, il est clair que les contraintes budgétaires rendent souvent un tel enregistrement impossible.
La nouvelle pratique européenne va certainement réduire la protection accordée aux marques déposées en noir et blanc et obliger les propriétaires à passer en revue avec soin leur portefeuille de marques et éventuellement déposer des demandes supplémentaires afin de protéger leurs marques en couleurs.
Les décisions portant sur la stratégie de dépôt doivent être prise en fonction de la façon dont est utilisée la marque, par exemple : les couleurs constituent-elles un élément primordial de la marque? Ont-elles un haut degré distinctif? Quels sont les autres éléments visuels de la marque? Est-il possible que les couleurs soient modifiées selon l’usage? Où et quand la marque sera-t-elle exposée en noir et blanc ? Etc.
Maître Irene Ezratty- Farhi
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